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Principe de limitation de développement des marques existantes du fait de l’émergence d’une appellation

Publié le : 01/02/2017 01 février Fév. 2017
Par un arrêt du 9 février 2017, le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne a validé la position de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle qui avait refusé d’enregistrer la marque TEMPOS VEGA SICILIA.

L’enregistrement de cette marque était demandé en classe 33, à savoir, les boissons alcoolisées à l’exception des bières.

L’enregistrement du signe a été rejeté au motif que la marque contenait le terme SICILIA, élément se retrouvant dans différentes appellations d’origine et notamment l’appellation SICILIA désignant des vins.

Il faut retenir de cette décision que la société requérante se prévalait de l’expression complète de VEGA SICILIA et non pas seulement du terme SICILIA.

Les termes VEGA SICILIA constituent la partie dominante de la série, ou famille, de marque VEGA SICILIA dont elle est titulaire pour différents produits de la classe 33, marque préexistante à l’enregistrement de l’appellation d’origine SICILIA en 2011.

En effet, l’un des signes de la requérante avait été enregistré en 1969 en Espagne.

Pour elle, l’examen ne devait pas porter sur le terme SICILIA mais sur VEGA SICILIA

La Cour rejette cet argument en indiquant que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé.

L’appréciation du risque de confusion apparait primordial.

Il est suffisant et la Cour n’a pas à s’interroger sur le fait de savoir si l’enregistrement de la marque sera de nature à tromper ou non le public.

Le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu non plus de retenir le fait que les marques antérieures contenant le terme SICILIA peuvent cohabiter avec l’appellation.

Le fait que ces marques soient antérieures ne justifie pas d’en développer ou d’en déposer de nouvelles, même si celles qui existent peuvent être pour leur part renouvelées.

Le Tribunal écarte la notion de famille de marque et d’évolution d’une telle famille qui ne peut permettre de générer de nouveaux signes qui seraient contraires comme en l’espèce à une appellation d’origine protégée.

Il est également reproché à la requérante de ne pas avoir formulé d’opposition à la procédure dès la connaissance de l’appellation d’origine SICILIA. Dès lors que cette appellation est autorisée, elle prime sur les nouvelles marques qui pourraient se confondre avec elle ou être issue de marques déjà existantes.

En effet, les dispositions communautaires autorisent de façon dérogatoire la poursuite de l’usage d’une marque commerciale qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi si celle possibilité est prévue dans le droit national concerné sur le territoire de l’Union avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans le pays d’origine, la date de référence étant le 1er Janvier 1996.

Le Tribunal retient que la demande d’enregistrement litigieuse a été déposée le 9 juillet 2014, c’est-à-dire après le 19 février 1999, date à laquelle l’appellation géographique SICILIA a été enregistrée.

En conséquence, la marque litigieuse n’a pas été déposée ni enregistrée avant que l’appellation d’origine soit protégée dans son pays d’origine.

De manière sur abondante, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi que la requérante avait de bonne foi fait usage de la marque demandée avant que l’appellation d’origine SICILIA ne soit protégée, de même qu’il n’est pas non plus démontré un usage de bonne foi de la marque demandée avant le 19 février 1999.

En conséquence, la requérante n’est fondée qu’à demander le renouvellement de sa marque existante initiale VEGA SICILIA en 1969 en Espagne au moment où l’appellation d’origine similaire n’avait pas encore été reconnue, mais ne peut pas se servir de cet argument pour enregistrer de nouvelles marques inexistantes au moment où était décidée la protection de l’appellation concernée.

Ainsi, se trouve consacré non seulement ce qui est déjà le cas, le principe de la primauté des appellations sur les marques, de sorte qu’aucune marque ne peut porter atteinte à une appellation postérieurement à sa reconnaissance, mais surtout le principe de limitation de développement des marques existantes du fait de l’émergence d’une appellation.

Les marques existantes ne peuvent qu’être renouvelées à l’identique et le risque est grand de tenter, si l’appellation d’origine peut se confondre avec le signe, de vouloir le faire évoluer en le déclinant de différentes façons.


Michel DESILETS
Bâtonnier
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône.

 

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